撤銷三年不使用案件中“象征性使用”的判定

商標(biāo)的主要功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源，而這一功能只有通過商標(biāo)的實際使用方能實現(xiàn)。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定，注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)。由此，商標(biāo)權(quán)人在通過申請注冊取得商標(biāo)專用權(quán)的同時，還負(fù)有對其注冊商標(biāo)進(jìn)行使用的義務(wù)。這樣一來，如何把握“商標(biāo)使用”的構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)便成為撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)的關(guān)鍵所在。

一、判斷商標(biāo)使用的基本標(biāo)準(zhǔn)

對于何為注冊商標(biāo)的使用，我國《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定：“本法所稱商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為?！痹摋l款對認(rèn)定商標(biāo)使用的形式和實質(zhì)要件均作出了規(guī)定。顯然，不是所有將注冊商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中的行為，均構(gòu)成注冊商標(biāo)的使用，其還在于該行為是否“用于識別商品來源”。此外，賦予商標(biāo)權(quán)人使用義務(wù)的目的在于避免其怠于使用而浪費商標(biāo)資源，因此，撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)制度中的使用不宜采用過于寬松的判定標(biāo)準(zhǔn)，否則將給他人積極利用有限的商標(biāo)資源造成過多障礙。[1]

從司法實踐來看，在撤銷三年不使用案件中目前判斷商標(biāo)權(quán)人是否盡到使用義務(wù)的基本標(biāo)準(zhǔn)可以概括為“公開、真實、合法”，即它要求商標(biāo)使用證據(jù)應(yīng)當(dāng)能夠證明訴爭商標(biāo)在商業(yè)活動中被公開、真實、合法的使用。根據(jù)北京知識產(chǎn)權(quán)法院2016年結(jié)案數(shù)據(jù)分析報告，審結(jié)的2016年商標(biāo)行政撤裁案件中，因?qū)嶓w問題而撤裁的案件為937件，其中涉及撤銷三年不使用的多達(dá)164件，占據(jù)第二位。[2]不難看出，商標(biāo)使用的判斷問題仍存在諸多爭議。與此同時，北京知識產(chǎn)權(quán)法院對撤銷三年不使用案件的調(diào)研報告顯示，其隨機(jī)抽取的85份商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中涉及的使用證據(jù)類型廣泛，大致可分為資質(zhì)類、實物類、合同類、票據(jù)類、廣告類等，但上述案件中僅有21.2%被北京知識產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，其理由當(dāng)中即包含有“象征性使用”。[3]

二、“象征性使用”概念的提出

“大橋DAQIAO及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案是我國司法實踐中較早認(rèn)定商標(biāo)權(quán)人系“象征性使用”的判例。北京市高級人民法院在該案中指出：“商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)具有真實性和指向性，即商標(biāo)使用是商標(biāo)權(quán)人控制下的使用，該使用行為能夠表達(dá)出該商標(biāo)與特定商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性，能夠使相關(guān)公眾意識到該商標(biāo)指向了特定的商品或服務(wù)。對于僅以或主要以維持注冊效力為目的的象征性使用商標(biāo)的行為，不應(yīng)視為在商標(biāo)法意義上使用商標(biāo)。判定商標(biāo)使用行為是否屬 于僅以或主要以維持注冊效力為目的的象征性使用行為，應(yīng)綜合考察行為人使用該商標(biāo)的主觀目的、具體使用方式、是否還存在其他使用商標(biāo)的行為等因素?！盵4]隨后，盡管有不同意見，[5]但在其他撤銷三年不使用案件中，法院與當(dāng)事人逐步引用“象征性使用”一詞，明確對維持商標(biāo)注冊的使用標(biāo)準(zhǔn)作了更實質(zhì)性的要求，進(jìn)而否定了 “象征性使用”的效力。例如，在“灣仔碼頭”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中，最高人民法院認(rèn)為：“判斷商標(biāo)是否實際使用，需要判斷商標(biāo)注冊人是否有真實的使用意圖和實際的使用行為，僅為維持注冊商標(biāo)的存在而進(jìn)行的象征性使用，不構(gòu)成商標(biāo)的實際使用?！盵6]

從以上表述可以看出，判斷商標(biāo)是否經(jīng)過真實使用，除了要查明是否存在客觀使用的事實，還要進(jìn)一步考察行為人的主觀狀態(tài)，即是否具有真實的使用意圖。與此相反，“象征性使用”僅以或主要以維持注冊效力為目的，其不符合真實使用行為所具有的使注冊商標(biāo)發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能，不會形成或積累商譽，因而不能視為真實的使用。

對此，域外亦有相關(guān)規(guī)定。例如，美國《蘭哈姆法》第45條規(guī)定，商標(biāo)權(quán)利人對商標(biāo)的使用必須是對商標(biāo)的“真誠使用”，也即“一般貿(mào)易通常過程中真誠加以使用商標(biāo)，而非僅僅為保留其權(quán)利而使用該商標(biāo)”。P&G公司訴J&J公司商標(biāo)侵權(quán)一案是美國關(guān)于“象征性使用”的典型案例，該案涉及P&G公司的兩個次要商標(biāo)“Sure”和“Assure”。經(jīng)查，P&G公司每年都會向市場投入50箱貼有上述兩商標(biāo)的商品，并將其銷往美國至少十個州。這些商品通常沒有貨主，甚至在公司印發(fā)的產(chǎn)品說明書及價格表上都找不到這些商品。對于該兩商標(biāo)是否在商業(yè)中實際使用，法官在判決中重述了美國專利商標(biāo)局審判和上訴委員會判斷商標(biāo)使用個案的基本原則：商標(biāo)權(quán)不能通過附有某商標(biāo)的商品的零星的、偶爾的、象征 性地出運而產(chǎn)生，而必須通過商品的實際交易或者起碼是為此種交易而進(jìn)行積極地公開地行動。法官認(rèn)為，P&G公司從未真正地在市場上使用過上述商標(biāo)，也未提出任何令人信服的現(xiàn)有使用計劃，因為該公司長達(dá)十余年的每年50箱的運送固然不是零星的、偶爾的，但是無疑是名義上的并且沒有體現(xiàn)出真正意義上建立此種交易的誠信。由于P&G公司沒有在商業(yè)中善意地使用上述兩商 標(biāo)，該公司對其并不擁有有效的商標(biāo)權(quán)利。[7]此外，香港、日本、歐盟等亦有類似案例。

三、“象征性使用”的考量因素

應(yīng)當(dāng)注意的是，盡管將“象征性使用”排除在真實使用之外已基本達(dá)成共識，但如何判定商標(biāo)是否為“象征性使用”在客觀上存在著一定的困難。其一，真實的使用意圖，或者其使用目的是否僅為或主要為維持注冊商標(biāo)的存在這一主觀狀態(tài)，只能通過考察客觀的使用行為來反映，需要慎重；其二，客觀的使用行為形形色色，涉及方方面面，包括使用時間、方式、范圍等，需要全面。例如，“大橋DAQIAO及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案綜合考慮了使用的具體方式（一次廣告和一次銷售）、使用的范圍（銷售額僅為1800元、廣告投放于全國發(fā)行量并不大的《湖州日報》上）、使用的時間（指定的三年期間后期）等因素，最終將其認(rèn)定為“象征性使用”。這或可說明一次性或者零星的使用通常難以證明行為人具有真實的使用意圖，但卻并不意味著真實使用對使用規(guī)模，如銷售量、銷售范圍等有絕對要求。在“Minimax”案中，當(dāng)時的歐盟商標(biāo)局和歐洲法院均認(rèn)為，雖然涉案證據(jù)表明訴爭商標(biāo)僅在有限范圍內(nèi)進(jìn)行使用，提交的商品銷售發(fā)票只針對一個消費者且銷售量十分有限，但是這些證據(jù)足以證明在過去的11個月中，貼有訴爭商標(biāo)的商品在市場上進(jìn)行了正常銷售，訴爭商標(biāo)確已在市場投入真實使用。[8]由此，判斷商標(biāo)是否為“象征性使用”，應(yīng)當(dāng)綜合考量、個案審查。 具體考量因素有以下幾個方面：

（一）使用人的經(jīng)營范圍及能力。在此含有兩個層面：一是要判斷使用人的經(jīng)營范圍是否與商標(biāo)所核定使用的商品或服務(wù)相關(guān)。例如，為了避免商標(biāo)被惡意搶注，現(xiàn)今許多市場主體不得不在全類上申請注冊“防御商標(biāo)”，這些“防御商標(biāo)”所核定使用的商品或服務(wù)大多與申請人的經(jīng)營范圍無關(guān)，其是否經(jīng)過真實使用顯然有待商榷。二是要判斷商標(biāo)使用人本身的性質(zhì)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。對于規(guī)模較大的商標(biāo)使用人，其業(yè)務(wù)范圍廣泛、生產(chǎn)或銷售能力較強(qiáng)、各項制度較為規(guī)范，商標(biāo)使用的證據(jù)所顯示的銷售量、銷售對象、銷售金額等亦應(yīng)較為豐富，對于規(guī)模較小的商標(biāo)使用人則反之。例如，在“桃桃TaoTao”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中，撤銷復(fù)審程序中的證據(jù)僅為一個筆袋實物，因從該證據(jù)中無法判斷出其生產(chǎn)時間，故無法證明訴爭商標(biāo)在指定期間內(nèi)進(jìn)行了實際使用。訴訟中，雖然當(dāng)事人提交的十一份出庫單及對應(yīng)的運輸憑證并不是非常規(guī)范的企業(yè)銷售記錄，但考慮到當(dāng)事人經(jīng)營的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，而此類企業(yè)在銷售及財務(wù)制度上不是非常規(guī)范，故對此類企業(yè)而言，其使用證據(jù)的形式要求不能過高。因此，法院認(rèn)為上述證據(jù)已足以證明當(dāng)事人實施了在“筆袋”商品上使用“桃桃” 商標(biāo)的行為，同時因上述使用行為在2006年與2007年間，具有一定的時間跨度，因此，可合理認(rèn)定其并非象征意義上的商標(biāo)使用，應(yīng)屬于善意的、真實的商標(biāo)使用行為。[9]

（二）商品或者服務(wù)本身的性質(zhì)。歐共體審查實踐中，在判斷是否為真實使用時，認(rèn)為必須基于特定行業(yè)或貿(mào)易領(lǐng)域的市場狀況，評估所提交的資料是否能證明商標(biāo)所有人曾真正試圖在市場上取得一定的商業(yè)地位。[10]又如，在Automedx訴ArtIvent案中，盡管出售樣品的目的并不是為了人類的使用，而是為了測試，但由于商品為醫(yī)療用品，在商品通過FDA的批準(zhǔn)之前對其進(jìn)行測試是行業(yè)慣例，因此委員會認(rèn)定其使用方式為善意的、有效的。[11]在此亦有此意。畢竟，不同的商品或者服務(wù)有著不同的商業(yè)慣例和交易習(xí)慣，而且商品或服務(wù)的提供難度、使用時間、價格及數(shù)量不同，其體現(xiàn)在使用證據(jù)上亦會有所差異。顯然，撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)意在清理閑置商標(biāo)，而非懲罰，故判斷是否為“象征性 使用”時，商標(biāo)所核定使用的商品或者服務(wù)本身的性質(zhì)及其所面向的市場的特點是一項重要的參考因素。

（三）商標(biāo)使用的具體方式。根據(jù)我國《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定，商標(biāo)的使用方式形式多樣，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，且其使用人既可以是商標(biāo)權(quán)人，亦可以是被許可人，故體現(xiàn)在使用證據(jù)上，表現(xiàn)為許可使用協(xié)議、商標(biāo)標(biāo)簽及外包裝、合同以及相關(guān)票據(jù)等。通常情況下，僅有上述單一形式的證據(jù)尚不足以證明商標(biāo)的真實使用，即當(dāng)事人提交的在案證據(jù)形式越多，越能證明其真實的使用意圖。在“theory”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中，雖然當(dāng)事人提交了商標(biāo)使用許可合同、廣告合同、付款憑證、廣告費發(fā)票以及相應(yīng)刊物等一系列證據(jù)，但鑒于所涉刊物發(fā)刊范圍有限，同時其廣告頁面上除訴爭商標(biāo)外，還顯示有多個商標(biāo)和多種商品，且未顯示商標(biāo)與商品之間的對應(yīng)關(guān)系，故相關(guān)公眾不能通過該廣告準(zhǔn)確識別商品來源，因此，在沒有其他證據(jù)相互印證的情況下，上述證據(jù)不能證明訴爭商標(biāo)的真實使用。[12]這是較為典型的“象征性使用”。

（四）商標(biāo)使用的規(guī)模和范圍。如前所述，雖然銷售量、銷售范圍、宣傳面等不是判斷商標(biāo)是否為“象征性使用”的絕對標(biāo)準(zhǔn)，但卻是必要的考慮因素。立足在商標(biāo)的功能層面，市場主體申請注冊商標(biāo)的根本目的乃是為了標(biāo)識商品或服務(wù)的來源。商標(biāo)權(quán)人或被許可人唯有使用其注冊商標(biāo)實際從事了生產(chǎn)經(jīng)營活動且達(dá)到一定規(guī)模，方能讓社會公眾通過其商標(biāo)認(rèn)識到某種商品或服務(wù)的來源，商標(biāo)也才能逐漸積累起商譽，避免商標(biāo)資源的浪費。因此，在認(rèn)定是否為“象征性使用”時，應(yīng)按照商品或服務(wù)的特性，結(jié)合實際的銷售數(shù)量、地域范圍、輻射群體、營業(yè)額度等因素來綜合判斷。對于那些一次性的廣告宣傳、產(chǎn)品樣品、零星的銷售等，可能需要提供更多的證據(jù)來佐證其真實的使用意圖，如果確是真實的使用，理應(yīng)有系列的證據(jù)能夠出示。例如，在“TAMASHI” 商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中，商標(biāo)權(quán)人提交了一張2003年11月3日開具的影碟機(jī)商品的銷售發(fā)票。商標(biāo)評審委員會認(rèn)為，該發(fā)票可以證明訴爭商標(biāo)在規(guī)定期限內(nèi)在影碟機(jī)商品上進(jìn)行了商業(yè)使用。而法院認(rèn)為，即使該銷售發(fā)票及相應(yīng)的銷售行為屬實，該使用行為也屬于以維持注冊為目的的象征性使用行為。[13]

（五）商標(biāo)使用的持續(xù)時間和頻率?！按髽駾AQIAO及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案等表明，類似的在期限屆滿前或者在撤銷申請?zhí)岢銮拜^短時間內(nèi)的使用通常會被認(rèn)為構(gòu)成“象征性使用”。相反，商標(biāo)使用持續(xù)的時間越長、頻率越高，越能表明其真實使用意圖。對此，境外亦有相應(yīng)的立法例。法國《知識產(chǎn)權(quán)法典》L.714-5規(guī)定，五年后所有人開始或重新實際使用其商標(biāo)，如果是在得知可能會有失效訴訟并在訴訟前三個月中進(jìn)行，則仍將喪失權(quán)利。[14]《日本商標(biāo)法》第五十條第三款也規(guī)定撤銷審判請求前三個月內(nèi)的使用，如果證明是知道被提出撤銷審判后的使用，不能算作使用。我國臺灣地區(qū)“商標(biāo)法”（2011）第六十三條亦規(guī)定：“第壹項第二款規(guī)定之情形（即無正當(dāng)事由迄未使用或繼續(xù)停止使用已滿三年者），于申請廢止時該注冊商標(biāo)已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而于申請廢止前三個月內(nèi)開始使用者外，不予廢止其注冊”。[15]

當(dāng)然，除上述因素之外，商標(biāo)權(quán)人申請注冊商標(biāo)的情況、商標(biāo)使用的具體環(huán)境、[16]商標(biāo)使用企業(yè)的多樣性、指定期限之外商標(biāo)權(quán)人的使用行為等亦可作為“象征性使用”判定的參考因素?？傊杞Y(jié)合案件的具體實際來綜合判定。

注釋：

[1] 參見陳錦川主編：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的司法審查》，中國法制出版社，第399頁。 [2] 參見知產(chǎn)寶司法數(shù)據(jù)研究中心：《北京知識產(chǎn)權(quán)法院2016年結(jié)案數(shù)據(jù)分析報告》，第34頁。

[3] 參見宋魚水、吳園妹、盧愛媛：《完善證據(jù)制度 充分實現(xiàn)商標(biāo)價值——北京知產(chǎn)法院對“撤三”案件的調(diào)研報告》。

[4] 參見北京市高級人民法院（2010）高行終字第294號行政判決書。

[5] 參見趙文俠、陸穗峰：《商標(biāo)“象征性使用”之我見》，載《中華商標(biāo)》2011年第10期。

[6] 參見最高人民法院（2015）知行字第181號行政裁定書。

[7] 參見任剛：《何為“在商業(yè)中真誠使用”》，載《中華商標(biāo)》1998年第4期。

[8] 參見周云川：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社，第435頁。

[9] 參見北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第1776號行政判決書和北京市高級人民法院（2012）高行終 字第542號行政判決書。

[10] 參見周云川：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社，第435頁。

[11] 參見李星：《商標(biāo)連續(xù)不使用撤銷中商標(biāo)使用案例研究》，華東政法大學(xué)碩士學(xué)位論文，第16頁。

[12] 參見北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2016）京73行初2576號行政判決書。

[13] 參見北京市第一中級人民法院（2010）一中知行初字第3151號行政判決書和北京市高級人民法院（2011）高行 終字第264號行政判決書。

[14] 參見黃暉譯：《法國知識產(chǎn)權(quán)法典》，商務(wù)印書館1999年版，第141頁。

[15] 參見周云川：《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》，法律出版社，第436頁。

[16] 參見臧寶清：“關(guān)于撤銷三年不使用案件中‘象征性使用’判斷問題的初步思考”，載《中華商標(biāo)》2013年第7期。

 作者 董欣 北京知識產(chǎn)權(quán)法院