商標(biāo)的主要功能在于區(qū)分商品或服務(wù)的來源,而這一功能只有通過商標(biāo)的實(shí)際使用方能實(shí)現(xiàn)。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定,注冊(cè)商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的,任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。由此,商標(biāo)權(quán)人在通過申請(qǐng)注冊(cè)取得商標(biāo)專用權(quán)的同時(shí),還負(fù)有對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行使用的義務(wù)。這樣一來,如何把握“商標(biāo)使用”的構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)便成為撤銷連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)的關(guān)鍵所在。
一、判斷商標(biāo)使用的基本標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)于何為注冊(cè)商標(biāo)的使用,我國《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定:“本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識(shí)別商品來源的行為?!痹摋l款對(duì)認(rèn)定商標(biāo)使用的形式和實(shí)質(zhì)要件均作出了規(guī)定。顯然,不是所有將注冊(cè)商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中的行為,均構(gòu)成注冊(cè)商標(biāo)的使用,其還在于該行為是否“用于識(shí)別商品來源”。此外,賦予商標(biāo)權(quán)人使用義務(wù)的目的在于避免其怠于使用而浪費(fèi)商標(biāo)資源,因此,撤銷連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)制度中的使用不宜采用過于寬松的判定標(biāo)準(zhǔn),否則將給他人積極利用有限的商標(biāo)資源造成過多障礙。[1]
從司法實(shí)踐來看,在撤銷三年不使用案件中目前判斷商標(biāo)權(quán)人是否盡到使用義務(wù)的基本標(biāo)準(zhǔn)可以概括為“公開、真實(shí)、合法”,即它要求商標(biāo)使用證據(jù)應(yīng)當(dāng)能夠證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在商業(yè)活動(dòng)中被公開、真實(shí)、合法的使用。根據(jù)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2016年結(jié)案數(shù)據(jù)分析報(bào)告,審結(jié)的2016年商標(biāo)行政撤裁案件中,因?qū)嶓w問題而撤裁的案件為937件,其中涉及撤銷三年不使用的多達(dá)164件,占據(jù)第二位。[2]不難看出,商標(biāo)使用的判斷問題仍存在諸多爭(zhēng)議。與此同時(shí),北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)撤銷三年不使用案件的調(diào)研報(bào)告顯示,其隨機(jī)抽取的85份商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中涉及的使用證據(jù)類型廣泛,大致可分為資質(zhì)類、實(shí)物類、合同類、票據(jù)類、廣告類等,但上述案件中僅有21.2%被北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用,其理由當(dāng)中即包含有“象征性使用”。[3]
二、“象征性使用”概念的提出
“大橋DAQIAO及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案是我國司法實(shí)踐中較早認(rèn)定商標(biāo)權(quán)人系“象征性使用”的判例。北京市高級(jí)人民法院在該案中指出:“商標(biāo)使用應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)性和指向性,即商標(biāo)使用是商標(biāo)權(quán)人控制下的使用,該使用行為能夠表達(dá)出該商標(biāo)與特定商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性,能夠使相關(guān)公眾意識(shí)到該商標(biāo)指向了特定的商品或服務(wù)。對(duì)于僅以或主要以維持注冊(cè)效力為目的的象征性使用商標(biāo)的行為,不應(yīng)視為在商標(biāo)法意義上使用商標(biāo)。判定商標(biāo)使用行為是否屬 于僅以或主要以維持注冊(cè)效力為目的的象征性使用行為,應(yīng)綜合考察行為人使用該商標(biāo)的主觀目的、具體使用方式、是否還存在其他使用商標(biāo)的行為等因素?!盵4]隨后,盡管有不同意見,[5]但在其他撤銷三年不使用案件中,法院與當(dāng)事人逐步引用“象征性使用”一詞,明確對(duì)維持商標(biāo)注冊(cè)的使用標(biāo)準(zhǔn)作了更實(shí)質(zhì)性的要求,進(jìn)而否定了 “象征性使用”的效力。例如,在“灣仔碼頭”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中,最高人民法院認(rèn)為:“判斷商標(biāo)是否實(shí)際使用,需要判斷商標(biāo)注冊(cè)人是否有真實(shí)的使用意圖和實(shí)際的使用行為,僅為維持注冊(cè)商標(biāo)的存在而進(jìn)行的象征性使用,不構(gòu)成商標(biāo)的實(shí)際使用?!盵6]
從以上表述可以看出,判斷商標(biāo)是否經(jīng)過真實(shí)使用,除了要查明是否存在客觀使用的事實(shí),還要進(jìn)一步考察行為人的主觀狀態(tài),即是否具有真實(shí)的使用意圖。與此相反,“象征性使用”僅以或主要以維持注冊(cè)效力為目的,其不符合真實(shí)使用行為所具有的使注冊(cè)商標(biāo)發(fā)揮區(qū)分商品或服務(wù)來源的功能,不會(huì)形成或積累商譽(yù),因而不能視為真實(shí)的使用。
對(duì)此,域外亦有相關(guān)規(guī)定。例如,美國《蘭哈姆法》第45條規(guī)定,商標(biāo)權(quán)利人對(duì)商標(biāo)的使用必須是對(duì)商標(biāo)的“真誠使用”,也即“一般貿(mào)易通常過程中真誠加以使用商標(biāo),而非僅僅為保留其權(quán)利而使用該商標(biāo)”。P&G公司訴J&J公司商標(biāo)侵權(quán)一案是美國關(guān)于“象征性使用”的典型案例,該案涉及P&G公司的兩個(gè)次要商標(biāo)“Sure”和“Assure”。經(jīng)查,P&G公司每年都會(huì)向市場(chǎng)投入50箱貼有上述兩商標(biāo)的商品,并將其銷往美國至少十個(gè)州。這些商品通常沒有貨主,甚至在公司印發(fā)的產(chǎn)品說明書及價(jià)格表上都找不到這些商品。對(duì)于該兩商標(biāo)是否在商業(yè)中實(shí)際使用,法官在判決中重述了美國專利商標(biāo)局審判和上訴委員會(huì)判斷商標(biāo)使用個(gè)案的基本原則:商標(biāo)權(quán)不能通過附有某商標(biāo)的商品的零星的、偶爾的、象征 性地出運(yùn)而產(chǎn)生,而必須通過商品的實(shí)際交易或者起碼是為此種交易而進(jìn)行積極地公開地行動(dòng)。法官認(rèn)為,P&G公司從未真正地在市場(chǎng)上使用過上述商標(biāo),也未提出任何令人信服的現(xiàn)有使用計(jì)劃,因?yàn)樵摴鹃L達(dá)十余年的每年50箱的運(yùn)送固然不是零星的、偶爾的,但是無疑是名義上的并且沒有體現(xiàn)出真正意義上建立此種交易的誠信。由于P&G公司沒有在商業(yè)中善意地使用上述兩商 標(biāo),該公司對(duì)其并不擁有有效的商標(biāo)權(quán)利。[7]此外,香港、日本、歐盟等亦有類似案例。
三、“象征性使用”的考量因素
應(yīng)當(dāng)注意的是,盡管將“象征性使用”排除在真實(shí)使用之外已基本達(dá)成共識(shí),但如何判定商標(biāo)是否為“象征性使用”在客觀上存在著一定的困難。其一,真實(shí)的使用意圖,或者其使用目的是否僅為或主要為維持注冊(cè)商標(biāo)的存在這一主觀狀態(tài),只能通過考察客觀的使用行為來反映,需要慎重;其二,客觀的使用行為形形色色,涉及方方面面,包括使用時(shí)間、方式、范圍等,需要全面。例如,“大橋DAQIAO及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案綜合考慮了使用的具體方式(一次廣告和一次銷售)、使用的范圍(銷售額僅為1800元、廣告投放于全國發(fā)行量并不大的《湖州日?qǐng)?bào)》上)、使用的時(shí)間(指定的三年期間后期)等因素,最終將其認(rèn)定為“象征性使用”。這或可說明一次性或者零星的使用通常難以證明行為人具有真實(shí)的使用意圖,但卻并不意味著真實(shí)使用對(duì)使用規(guī)模,如銷售量、銷售范圍等有絕對(duì)要求。在“Minimax”案中,當(dāng)時(shí)的歐盟商標(biāo)局和歐洲法院均認(rèn)為,雖然涉案證據(jù)表明訴爭(zhēng)商標(biāo)僅在有限范圍內(nèi)進(jìn)行使用,提交的商品銷售發(fā)票只針對(duì)一個(gè)消費(fèi)者且銷售量十分有限,但是這些證據(jù)足以證明在過去的11個(gè)月中,貼有訴爭(zhēng)商標(biāo)的商品在市場(chǎng)上進(jìn)行了正常銷售,訴爭(zhēng)商標(biāo)確已在市場(chǎng)投入真實(shí)使用。[8]由此,判斷商標(biāo)是否為“象征性使用”,應(yīng)當(dāng)綜合考量、個(gè)案審查。 具體考量因素有以下幾個(gè)方面:
(一)使用人的經(jīng)營范圍及能力。在此含有兩個(gè)層面:一是要判斷使用人的經(jīng)營范圍是否與商標(biāo)所核定使用的商品或服務(wù)相關(guān)。例如,為了避免商標(biāo)被惡意搶注,現(xiàn)今許多市場(chǎng)主體不得不在全類上申請(qǐng)注冊(cè)“防御商標(biāo)”,這些“防御商標(biāo)”所核定使用的商品或服務(wù)大多與申請(qǐng)人的經(jīng)營范圍無關(guān),其是否經(jīng)過真實(shí)使用顯然有待商榷。二是要判斷商標(biāo)使用人本身的性質(zhì)及生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。對(duì)于規(guī)模較大的商標(biāo)使用人,其業(yè)務(wù)范圍廣泛、生產(chǎn)或銷售能力較強(qiáng)、各項(xiàng)制度較為規(guī)范,商標(biāo)使用的證據(jù)所顯示的銷售量、銷售對(duì)象、銷售金額等亦應(yīng)較為豐富,對(duì)于規(guī)模較小的商標(biāo)使用人則反之。例如,在“桃桃TaoTao”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中,撤銷復(fù)審程序中的證據(jù)僅為一個(gè)筆袋實(shí)物,因從該證據(jù)中無法判斷出其生產(chǎn)時(shí)間,故無法證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在指定期間內(nèi)進(jìn)行了實(shí)際使用。訴訟中,雖然當(dāng)事人提交的十一份出庫單及對(duì)應(yīng)的運(yùn)輸憑證并不是非常規(guī)范的企業(yè)銷售記錄,但考慮到當(dāng)事人經(jīng)營的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),而此類企業(yè)在銷售及財(cái)務(wù)制度上不是非常規(guī)范,故對(duì)此類企業(yè)而言,其使用證據(jù)的形式要求不能過高。因此,法院認(rèn)為上述證據(jù)已足以證明當(dāng)事人實(shí)施了在“筆袋”商品上使用“桃桃” 商標(biāo)的行為,同時(shí)因上述使用行為在2006年與2007年間,具有一定的時(shí)間跨度,因此,可合理認(rèn)定其并非象征意義上的商標(biāo)使用,應(yīng)屬于善意的、真實(shí)的商標(biāo)使用行為。[9]
(二)商品或者服務(wù)本身的性質(zhì)。歐共體審查實(shí)踐中,在判斷是否為真實(shí)使用時(shí),認(rèn)為必須基于特定行業(yè)或貿(mào)易領(lǐng)域的市場(chǎng)狀況,評(píng)估所提交的資料是否能證明商標(biāo)所有人曾真正試圖在市場(chǎng)上取得一定的商業(yè)地位。[10]又如,在Automedx訴ArtIvent案中,盡管出售樣品的目的并不是為了人類的使用,而是為了測(cè)試,但由于商品為醫(yī)療用品,在商品通過FDA的批準(zhǔn)之前對(duì)其進(jìn)行測(cè)試是行業(yè)慣例,因此委員會(huì)認(rèn)定其使用方式為善意的、有效的。[11]在此亦有此意。畢竟,不同的商品或者服務(wù)有著不同的商業(yè)慣例和交易習(xí)慣,而且商品或服務(wù)的提供難度、使用時(shí)間、價(jià)格及數(shù)量不同,其體現(xiàn)在使用證據(jù)上亦會(huì)有所差異。顯然,撤銷連續(xù)三年不使用注冊(cè)商標(biāo)意在清理閑置商標(biāo),而非懲罰,故判斷是否為“象征性 使用”時(shí),商標(biāo)所核定使用的商品或者服務(wù)本身的性質(zhì)及其所面向的市場(chǎng)的特點(diǎn)是一項(xiàng)重要的參考因素。
(三)商標(biāo)使用的具體方式。根據(jù)我國《商標(biāo)法》的相關(guān)規(guī)定,商標(biāo)的使用方式形式多樣,包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上,或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,且其使用人既可以是商標(biāo)權(quán)人,亦可以是被許可人,故體現(xiàn)在使用證據(jù)上,表現(xiàn)為許可使用協(xié)議、商標(biāo)標(biāo)簽及外包裝、合同以及相關(guān)票據(jù)等。通常情況下,僅有上述單一形式的證據(jù)尚不足以證明商標(biāo)的真實(shí)使用,即當(dāng)事人提交的在案證據(jù)形式越多,越能證明其真實(shí)的使用意圖。在“theory”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中,雖然當(dāng)事人提交了商標(biāo)使用許可合同、廣告合同、付款憑證、廣告費(fèi)發(fā)票以及相應(yīng)刊物等一系列證據(jù),但鑒于所涉刊物發(fā)刊范圍有限,同時(shí)其廣告頁面上除訴爭(zhēng)商標(biāo)外,還顯示有多個(gè)商標(biāo)和多種商品,且未顯示商標(biāo)與商品之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,故相關(guān)公眾不能通過該廣告準(zhǔn)確識(shí)別商品來源,因此,在沒有其他證據(jù)相互印證的情況下,上述證據(jù)不能證明訴爭(zhēng)商標(biāo)的真實(shí)使用。[12]這是較為典型的“象征性使用”。
(四)商標(biāo)使用的規(guī)模和范圍。如前所述,雖然銷售量、銷售范圍、宣傳面等不是判斷商標(biāo)是否為“象征性使用”的絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn),但卻是必要的考慮因素。立足在商標(biāo)的功能層面,市場(chǎng)主體申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的根本目的乃是為了標(biāo)識(shí)商品或服務(wù)的來源。商標(biāo)權(quán)人或被許可人唯有使用其注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際從事了生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)且達(dá)到一定規(guī)模,方能讓社會(huì)公眾通過其商標(biāo)認(rèn)識(shí)到某種商品或服務(wù)的來源,商標(biāo)也才能逐漸積累起商譽(yù),避免商標(biāo)資源的浪費(fèi)。因此,在認(rèn)定是否為“象征性使用”時(shí),應(yīng)按照商品或服務(wù)的特性,結(jié)合實(shí)際的銷售數(shù)量、地域范圍、輻射群體、營業(yè)額度等因素來綜合判斷。對(duì)于那些一次性的廣告宣傳、產(chǎn)品樣品、零星的銷售等,可能需要提供更多的證據(jù)來佐證其真實(shí)的使用意圖,如果確是真實(shí)的使用,理應(yīng)有系列的證據(jù)能夠出示。例如,在“TAMASHI” 商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案中,商標(biāo)權(quán)人提交了一張2003年11月3日開具的影碟機(jī)商品的銷售發(fā)票。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為,該發(fā)票可以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在規(guī)定期限內(nèi)在影碟機(jī)商品上進(jìn)行了商業(yè)使用。而法院認(rèn)為,即使該銷售發(fā)票及相應(yīng)的銷售行為屬實(shí),該使用行為也屬于以維持注冊(cè)為目的的象征性使用行為。[13]
(五)商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間和頻率?!按髽駾AQIAO及圖”商標(biāo)撤銷復(fù)審行政糾紛案等表明,類似的在期限屆滿前或者在撤銷申請(qǐng)?zhí)岢銮拜^短時(shí)間內(nèi)的使用通常會(huì)被認(rèn)為構(gòu)成“象征性使用”。相反,商標(biāo)使用持續(xù)的時(shí)間越長、頻率越高,越能表明其真實(shí)使用意圖。對(duì)此,境外亦有相應(yīng)的立法例。法國《知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》L.714-5規(guī)定,五年后所有人開始或重新實(shí)際使用其商標(biāo),如果是在得知可能會(huì)有失效訴訟并在訴訟前三個(gè)月中進(jìn)行,則仍將喪失權(quán)利。[14]《日本商標(biāo)法》第五十條第三款也規(guī)定撤銷審判請(qǐng)求前三個(gè)月內(nèi)的使用,如果證明是知道被提出撤銷審判后的使用,不能算作使用。我國臺(tái)灣地區(qū)“商標(biāo)法”(2011)第六十三條亦規(guī)定:“第壹項(xiàng)第二款規(guī)定之情形(即無正當(dāng)事由迄未使用或繼續(xù)停止使用已滿三年者),于申請(qǐng)廢止時(shí)該注冊(cè)商標(biāo)已為使用者,除因知悉他人將申請(qǐng)廢止,而于申請(qǐng)廢止前三個(gè)月內(nèi)開始使用者外,不予廢止其注冊(cè)”。[15]
當(dāng)然,除上述因素之外,商標(biāo)權(quán)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的情況、商標(biāo)使用的具體環(huán)境、[16]商標(biāo)使用企業(yè)的多樣性、指定期限之外商標(biāo)權(quán)人的使用行為等亦可作為“象征性使用”判定的參考因素??傊?,需結(jié)合案件的具體實(shí)際來綜合判定。
注釋:
[1] 參見陳錦川主編:《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的司法審查》,中國法制出版社,第399頁。 [2] 參見知產(chǎn)寶司法數(shù)據(jù)研究中心:《北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院2016年結(jié)案數(shù)據(jù)分析報(bào)告》,第34頁。
[3] 參見宋魚水、吳園妹、盧愛媛:《完善證據(jù)制度 充分實(shí)現(xiàn)商標(biāo)價(jià)值——北京知產(chǎn)法院對(duì)“撤三”案件的調(diào)研報(bào)告》。
[4] 參見北京市高級(jí)人民法院(2010)高行終字第294號(hào)行政判決書。
[5] 參見趙文俠、陸穗峰:《商標(biāo)“象征性使用”之我見》,載《中華商標(biāo)》2011年第10期。
[6] 參見最高人民法院(2015)知行字第181號(hào)行政裁定書。
[7] 參見任剛:《何為“在商業(yè)中真誠使用”》,載《中華商標(biāo)》1998年第4期。
[8] 參見周云川:《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》,法律出版社,第435頁。
[9] 參見北京市第一中級(jí)人民法院(2011)一中知行初字第1776號(hào)行政判決書和北京市高級(jí)人民法院(2012)高行終 字第542號(hào)行政判決書。
[10] 參見周云川:《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》,法律出版社,第435頁。
[11] 參見李星:《商標(biāo)連續(xù)不使用撤銷中商標(biāo)使用案例研究》,華東政法大學(xué)碩士學(xué)位論文,第16頁。
[12] 參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院(2016)京73行初2576號(hào)行政判決書。
[13] 參見北京市第一中級(jí)人民法院(2010)一中知行初字第3151號(hào)行政判決書和北京市高級(jí)人民法院(2011)高行 終字第264號(hào)行政判決書。
[14] 參見黃暉譯:《法國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典》,商務(wù)印書館1999年版,第141頁。
[15] 參見周云川:《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)訴訟規(guī)則與判例》,法律出版社,第436頁。
[16] 參見臧寶清:“關(guān)于撤銷三年不使用案件中‘象征性使用’判斷問題的初步思考”,載《中華商標(biāo)》2013年第7期。
作者 董欣 北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院 |