當(dāng)前位置：辨析第三次修改后的商標(biāo)法第五十九條第三款 | |
| 今年8月30日，第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)了《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》，第三次修改后的商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)?！痹摋l款系我國(guó)商標(biāo)法中首次對(duì)商標(biāo)在先使用抗辯進(jìn)行規(guī)定，將于2014年5月1日開(kāi)始實(shí)施。 第三次修改后的商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的“有一定影響”可以有3種解釋?zhuān)阂环N是指在先商標(biāo)使用人使用商標(biāo)有一定知名度及于在后的商標(biāo)注冊(cè)人，在后商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)知或者明知在先商標(biāo)使用人的使用，即商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)商標(biāo)存在惡意；一種是指雖然在先商標(biāo)使用人使用的商標(biāo)有一定知名度，但是在后商標(biāo)注冊(cè)人不知道也不應(yīng)當(dāng)知道在先商標(biāo)使用人的使用；還有一種則是認(rèn)為應(yīng)當(dāng)包括上述兩種情形。為了便于分析，筆者將其分別稱(chēng)之為“惡意說(shuō)”“善意說(shuō)”和“混合說(shuō)”。 如采用“惡意說(shuō)”，第五十九條第三款在法律后果上會(huì)與第三十二條產(chǎn)生沖突。根據(jù)第三次修改后的商標(biāo)法第三十二條規(guī)定，在先商標(biāo)使用人使用的商標(biāo)及于在后商標(biāo)申請(qǐng)人，在后商標(biāo)申請(qǐng)人明知或應(yīng)知在先商標(biāo)使用人使用的商標(biāo)，仍以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人在先使用并有一定影響的商標(biāo)，則其提出的在后商標(biāo)申請(qǐng)不予注冊(cè)或應(yīng)予無(wú)效。而根據(jù)第五十九條第三款規(guī)定，相同情形下，在先商標(biāo)使用人僅能在原使用范圍內(nèi)使用商標(biāo)且應(yīng)當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識(shí)。換而言之，在先商標(biāo)使用人通過(guò)行政程序可以宣告在后的注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效，進(jìn)而可以自由使用商標(biāo)；在民事訴訟程序中主張抗辯則只能在原使用范圍內(nèi)使用且需附加區(qū)別標(biāo)識(shí)。法律后果上的明顯不同，將鼓勵(lì)當(dāng)事人通過(guò)行政程序解決爭(zhēng)議，在民事訴訟程序中則申請(qǐng)?jiān)V訟中止，嚴(yán)重削弱在先使用抗辯存在的獨(dú)立價(jià)值，使其依附于行政程序，降低了民事訴訟效率。如果在先使用抗辯成立，而人民法院拒絕中止訴訟程序直接判決，則行政程序宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效將導(dǎo)致民事判決中的限定使用范圍和附加區(qū)別標(biāo)志無(wú)需執(zhí)行，明顯損害司法判決的權(quán)威。 按照體系解釋的方法，則更傾向于采用善意說(shuō)。因?yàn)榱⒎ㄕ邇H對(duì)注冊(cè)商標(biāo)違反第三次修改后的商標(biāo)法第三十二條搶注在先使用并有一定影響的商標(biāo)作了允許抗辯的規(guī)定，但對(duì)注冊(cè)商標(biāo)違反第三次修改后的商標(biāo)法第十三條侵犯馳名商標(biāo)權(quán)利，違反第三次修改后的商標(biāo)法第十五條侵犯被代理人或被代表人利益，均未作允許抗辯的規(guī)定，似乎可以推論立法者在第三次修改后的商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定的內(nèi)容與第十三條、第十五條、第三十二條均有所不同，前者商標(biāo)注冊(cè)人系善意，后者商標(biāo)注冊(cè)人系惡意。 采用“惡意說(shuō)”更為迫切的問(wèn)題是該條規(guī)定如何與現(xiàn)行的司法政策銜接。按照最高人民法院《關(guān)于充分發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判職能作用推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問(wèn)題的意見(jiàn)》（法發(fā)〔2011〕18號(hào)）第22條：注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人的注冊(cè)商標(biāo)屬于復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國(guó)注冊(cè)的馳名商標(biāo)、搶注被代理人或者被代表人的商標(biāo)或者以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)，被訴侵權(quán)的在先商標(biāo)使用人以此為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)予以支持。按照現(xiàn)行的司法政策，民事侵權(quán)抗辯與行政宣告無(wú)效的法律后果是大致相當(dāng)?shù)?，前者是駁回原告訴訟請(qǐng)求，后者是宣告原告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。如果在后商標(biāo)注冊(cè)人在2014年5月1日第三次修改后的商標(biāo)法實(shí)施之前請(qǐng)求判令在先商標(biāo)使用人在原有范圍內(nèi)使用商標(biāo)且附加區(qū)別標(biāo)志，人民法院應(yīng)當(dāng)如何處理則變成十分棘手的問(wèn)題。 根據(jù)第三次修改后的商標(biāo)法第五十九條第三款規(guī)定，在先商標(biāo)使用抗辯成立不僅要求在先商標(biāo)使用人在注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日之前使用，而且還應(yīng)當(dāng)先于商標(biāo)注冊(cè)人使用，如此可以推斷“善意說(shuō)”難以成立。因?yàn)榧幢阍谙壬虡?biāo)使用人晚于商標(biāo)注冊(cè)人使用，仍然有可能在商標(biāo)申請(qǐng)日之前經(jīng)過(guò)使用具有一定影響，即原告使用商標(biāo)在先，被告使用商標(biāo)在后，之后在原告申請(qǐng)商標(biāo)之前被告商標(biāo)經(jīng)過(guò)使用已經(jīng)具有一定影響，且雙方互不知曉對(duì)方商標(biāo)，此時(shí)雙方都是善意的。這種情形與“先于商標(biāo)注冊(cè)人使用”情形本質(zhì)上無(wú)差異。既然立法者明確排除其中一種情形，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)為善意說(shuō)不成立，否則規(guī)定“先于商標(biāo)注冊(cè)人使用”毫無(wú)意義。基于上述理由，“混合說(shuō)”也難以成立。 從上述論述可以得出結(jié)論，無(wú)論采取“善意說(shuō)”還是“惡意說(shuō)”，均存在一定的缺陷，因此有必要采取漏洞補(bǔ)充的方式對(duì)第三次修改后的商標(biāo)法第五十九條第三款進(jìn)行解釋。一種方案是堅(jiān)持“善意說(shuō)”，弱化“先于商標(biāo)注冊(cè)人使用”的要件，即對(duì)于在先商標(biāo)使用人在商標(biāo)注冊(cè)人之后使用，但在商標(biāo)申請(qǐng)日之前已經(jīng)達(dá)到一定影響，且雙方均為善意的，允許在先商標(biāo)使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但應(yīng)當(dāng)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。另一種方案是堅(jiān)持“惡意說(shuō)”，在法律效果上與第三次修改后的商標(biāo)法第三十二條、第四十五條第一款規(guī)定的5年宣告無(wú)效申請(qǐng)期限相統(tǒng)一，即規(guī)定在商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)主張?jiān)谙仁褂每罐q成立的，應(yīng)當(dāng)判決駁回原告訴訟請(qǐng)求；在商標(biāo)注冊(cè)之日起滿5年主張?jiān)谙仁褂每罐q成立的，應(yīng)當(dāng)判決被告在原有使用范圍內(nèi)使用且應(yīng)當(dāng)附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)志。當(dāng)然，還可以將上述兩種方案結(jié)合，即分別規(guī)定商標(biāo)注冊(cè)人為惡意、善意兩種不同情形的適用要件和法律后果。 除適用要件以外，解釋在先使用抗辯成立的法律后果也應(yīng)當(dāng)與前述善意說(shuō)、惡意說(shuō)相適應(yīng)。如采善意說(shuō)，在后商標(biāo)注冊(cè)人為善意，則為了維護(hù)商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谙鹊淖?cè)制度，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格解釋“原使用范圍”為在后商標(biāo)申請(qǐng)日之前的使用范圍；如采惡意說(shuō)，在后商標(biāo)注冊(cè)人為惡意，則為了制止惡意搶注，統(tǒng)一第三次修改后的商標(biāo)法第五十九條第三款和新商標(biāo)法第三十二條、第四十五條第一款的法律后果，應(yīng)當(dāng)將“原使用范圍”解釋為在后商標(biāo)注冊(cè)日滿5年之前的使用范圍。 （作者單位：北京市第三中級(jí)人民法院民五庭 蔣利瑋） | |
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